吴寿仁

一、案例基本情况及评析

B大学作为乙方和发明人团队代表C作为丙方与A科技公司作为甲方就技术成果D的实施转化签订科技成果转化协议。D成果包含40件发明专利，合同金额1亿元，其中15%即1500万元由丙方与甲方合资成立的H公司一次性支付，85%即8500万元由H公司向丙方支付股份。双方签订的协议主要条款包括：

鉴于条款

鉴于乙方拥有科技成果D，该成果由40件发明专利及相关专有技术构成，均为职务科技成果，专利权人均为B大学。丙方系该40件发明专利技术的发明团队，是乙方的正式员工；甲方拥有厂房，设备，人员及其它条件，并对乙方的专利技术充分了解，希望实施该系列发明专利技术成果的产业化，取得专利权。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》等相关法律法规的规定，甲方愿意实施该系列发明专利技术成果的产业化，叁方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

评析：鉴于条款又称“叙述性条款”，言明缔约各方签订合同的初衷或希望达到的目标，或签订该合同所依赖的事实状态，如本合同对乙方所转让专利技术的合法性，乙方与丙方之间的雇佣关系，甲方具备实施专利技术的条件等作出陈述性说明。在当事人对合同履行发生争议时，鉴于条款相当于辅助性评价标准，可以起到一定的证明作用，进而可减轻当事人的举证负担。

第一条 用于D成果专利包清单，发明专利40件（略）

评析：根据《民法典》第八百四十五条第四款规定，可以列表的方式注明40件发明专利的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的有效期限。上述信息须在合同中一一列明。

第二条 名词和术语（定义条款）

本条所涉及的名词和术语均为签订合同时出现的需要定义的名词和术语。如：

合资公司，是指丙方以获得奖励的技术股权与甲方依法依规共同成立的科技成果转化企业。

专利权转让，是指乙方将其合法拥有的专利权转让给为转化该科技成果所成立的合资公司，并在国家知识产权局专利局办理专利权变更手续。

发明人团队代表，是指对本合同所述的专利技术做出实质贡献的全体发明人共同推举、正式委托的代表(乙方职工)。

评析：本合同出现的合资公司、专利权转让、发明人团队代表有特定的含义，为避免引起歧义，须作出特别解释。在本合同签订时，合资公司还没有成立，却是本合同专利权转让费的支付主体。如果合资公司不成立，就不能进行专利权转让，该由谁承担违约责任？如果乙方将专利权转让给合资公司，就应该与合资公司签订专利权转让合同，而且应由B大学为甲方，合资公司为乙方。

第三条 专利转让的方式

本项目的发明专利权转让中，乙方按照B大学的转化方案将本合同转让交易总额的85%奖励给丙方团队，同意丙方团队以技术股权形式与甲方依法成立科技成果转化合资公司。三方均同意，由成立的合资公司以现金的方式支付乙方专利权转让金额的15%，乙方将专利权变更至合资公司。乙方保证所转让的专利权是其合法所有，且享有处分权。

评析：本条法律关系比较复杂：一是B大学将40件发明专利权转让给合资公司，转让金额为1亿元，此时合资公司还没成立，因此专利权转让并没有真正发生；二是B大学从发明专利权转让收入中提取85%即8500万元奖励丙方团队，此时奖励也没有真正发生；三是丙方团队以8500万元的奖励与甲方共同成立合资公司，丙方团队并没有取得8500万元现金，其投资并没有真正发生，但此时合资公司要成立，表明丙方团队的投资是认缴，不是实缴；四是合资公司成立后，须向B大学支付专利权转让费的15%即1500万元，因支付主体是合资公司，而丙方团队是合资公司的股东，则丙方团队也间接地承担了支付义务。

第四条 技术的交付及权利变更

乙方自收到专利权转让金额的15%(计¥1500万元)后30日内，授权丙方向合资公司交付合同第一条所述的技术资料（包括但不限于权利凭证、程序文档和使用说明书等），并依法办理专利权变更登记。

乙方委派丙方将全部技术资料和资料清单在甲方所在地以面对面交接的方式递交给甲方指定代表，双方代表需在资料清单上签名。

由丙方和乙方负责向国家知识产权局提出权利变更并办理著录事项变更手续，并承担变更登记费用。

评析：合资公司成立以后，才有资格向B大学支付1500万元专利权转让费，理论上应支付1亿元，包括B大学奖励给丙方团队的8500万元奖励。B大学取得1500万元的专利权转让费后（此时相当于B大学取得1亿元转让款，从中提取8500万元奖励丙方团队），才交付40件发明专利的技术资料，并办理专利权变更登记。可见，合资公司成立时，丙方是认缴现金8500万元，在40件发明专利的专利权人由B大学变更为合资公司后，丙方由认缴转为实缴。在这一过程中，丙方团队从B大学获得的8500万元现金奖励与将该现金奖励投资合资公司同时发生，由认缴变成实缴。

第五条 专利年费及专利申请后续费用的承担

乙方将专利权依法转让至合资公司之日起，专利年费缴纳义务自动转由合资公司承担。

评析：根据《专利法》第十条第三款规定，专利权转让合同是自当事人凭订立的书面合同向国务院专利行政部门登记之日起生效，并由国务院专利行政部门予以公告。在当事人签订专利权转让合同之日至专利权转让登记之日的时间段里，专利年费、诉讼费等该由谁承担？对于本合同，涉及三个时间点：一是本合同订立时间；二是乙方将专利权转让到合资公司时间；三是乙方凭专利权转让合同向国家专利行政部门登记时间。在上述三个时间点发生的专利维持费、诉讼费等有关费用，由谁承担须作出约定。

乙方将专利权转让到合资公司，是否须再签订专利权转让合同？是否由乙方凭本合同向国家专利行政部门登记？等等，对这些问题也没有作出约定。

第六条 经费及支付方式

专利权转让金额按以下方式分别支付：

一、专利权转让金额的15%(计¥1500万元)，属于乙方的权益部分，由合资公司在本协议签约生效之日起30日内一次性直接支付乙方。

二、专利权转让金额的85%(计¥8500万元)，属于丙方的权益部分，由合资公司以股权的形式直接兑付至丙方，具体股权占比等事宜由合资公司组建方与丙方另行签署协议约定。

评析：乙方与甲方签订专利权转让合同，但专利权转让费不是由甲方支付，而是由甲方与丙方共同成立的合资公司支付。在签订本合同时，合资公司还没有成立。本合同何时生效？是签订合同之日起生效还是向国家专利行政部门办理登记之日起生效？如是后者，则须先成立合资公司，但合资公司的成立又取决于丙方获得8500万元的奖酬金，而丙方的奖酬金由合资公司以股权支付。

丙方凭什么取得8500万元的专利权转让金额？凭乙方根据《促进科技成果转化法》规定制订的规定或者约定，但由合资公司以股权的形式兑付。可见，三方当事人之间的权利义务关系比较复杂。

第七条 技术服务与培训

1、甲方或合资公司实施本合同项下专利包技术时，乙方派出技术人员进行技术指导，以丙方团队为主，负责培训甲方或合资公司的具体工作人员。

2、乙方允许丙方团队成员在甲方或合资公司进行相关专利实施工作并指导甲方或合资公司解决产业化中出现的技术问题。

评析：乙方的技术指导与培训义务转移到丙方，同时乙方允许丙方负责指导合资公司实施受让的专利权，并解决可能出现的技术问题。一般来说，技术转让方提供的技术指导与培训所发生的费用由受让方承担，但本合同没有约定谁承担费用，因丙方团队是合资公司股东，甚至可能在合资公司兼职兼薪，本条款将乙方的责任转移到丙方，发生的费用也与乙方无关。这表明，发生技术指导与培训的费用既不是甲方承担，也不是丙方承担，而是由合资公司承担。

根据本条款约定，乙方也许默认丙方团队成员在合资公司兼职，即丙方团队成员既是股东，也是职工。如果这样，乙方须根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》（厅字〔2016〕35号）等规定在单位内部公示。

第八条 有关后续成果

1、甲乙双方对该项技术所作的改进成果的权利归属依法确定。

2、对改进的技术需要作为技术秘密保留的，各方均承担保密义务，未经本合同其他两方许可不得向他人披露、许可或转让该改进技术。

评析：“依法”是指依照《民法典》《促进科技成果转化法》《专利法》《著作权法》等法律法规，遵循谁创造归谁所有的原则。如作为技术秘密的，应是改进方的技术秘密，如向他人披露、许可或转让，为何要经其他两方许可？

第九条 保密责任

1、基于政府立项、报奖的需要必须说明项目基本情况时，甲乙丙三方须尽到谨慎义务，不得在申报材料中披露关键技术内容，避免申报材料在专家评审时被不当泄露。

2、对于专利文件公开披露之外的且与专利技术相关的技术秘密，甲乙丙三方都负有永久保密义务。

评析：有秘密才可要求保密。当事人应根据《反不正当竞争法》第九条第三款规定，将关键技术内容确定为技术秘密，并采取相关保密措施。如关键技术内容被确定为技术秘密的，在申报材料中，如无保守秘密约定，或没有采取相应保密措施，是不可以披露的。如果披露了，就很有可能被泄露。当然，这样的约定，也属于保密措施范畴，但是如没对关键技术内容确定为秘密事项并采取切实有效的保密措施，则由相关当事人承担管理不当的责任。

条款约定的“永久保密义务”的前提是相关技术秘密被确定为永久保密。如果相关技术秘密公开，或保密期满，则不承担保密义务。

第十条 侵权的处理

合同任何一方发现他人侵犯专利权时，应及时通知对方，由甲方与侵权方进行交涉，或负责向专利管理机关提出请求或向人民法院提起诉讼，乙方和丙方应提供协助。

评析：专利权转移到合资公司，合资公司成为本合同专利权的权利人，他人侵犯专利权的，是合资公司的权益受到侵犯，理应由合资公司负责处理，乙方和丙方应提供协助。

第十一条 关于专利权稳定性的处理

在合同有效期内，乙方转让给合资公司的专利权被宣告无效或部分无效时，如无明显违反公平原则且乙方无主观恶意的，则乙方不承担任何责任；如因乙方主观过错或明显违反公平原则，乙方须返还已收取的相应专利转让费。

评析：这一条款的约定符合《专利法》第四十七条第二款、第三款规定。这是遵循自愿与公平原则，区分有无主观故意。有主观故意的，因主观过错在先，须承担赔偿对方损失。

其他条款略。

二、案例解析

对本合同当事人之间的法律关系、转化方式和税收优惠政策分析如下：

1、法律关系分析。从本合同上述条款看，涉及比较复杂的法律关系，如图所示。A公司作为甲方是D成果的转化投资方，B大学作为乙方是D成果的所有权人，C团队是D成果的完成人。A公司与C团队组建合资公司，B大学将专利权转让给合资公司，B大学根据《促进科技成果转化法》规定给予C团队现金奖励，C团队利用取得的现金奖励投资合资公司。本合同将上述法律关系混合在一起，看似省去了许多中间环节，却导致本合同的法律关系错综复杂：A公司作为本合同的甲方，却没有约定其享有的权利和须履行的义务，其权利义务由合资公司承担；B大学作为本合同的乙方，享有获得专利权转让收入15%的权利，并须承担交付技术资料、办理提供技术指导与培训的义务，但均转由丙方承担；丙方不是D成果的权利人，却享有D成果转让收入85%的权益，并履行应由乙方承担的交付技术资料、提供技术指导与培训等职责；合资公司不是本合同的当事人，却须履行支付D成果的转让费用，包括向乙方支付1500万元现金收入，向丙方支付8500万元股权。复杂的法律关系增加本合同的履行难度，一旦哪一个环节出现问题，容易产生纠纷，甚至导致合同不能全面履行。

图 本合同的法律关系

2、转化方式分析。本合同是专利权转让还是专利权作价投资？《促进科技成果转化法》规定了6种科技成果转化方式，其中包括转让和作价投资。本合同是以专利权转让方式签订的专利权转让合同，由合资公司向B大学支付1500万元，属于科技成果转让方式，向成果完成人支付股权，又是似乎是以专利权作价投资。是不是意味着既是专利权转让又是专利权作价投资呢？显然不是，本合同是以专利权转让方式签订的，应属于专利权转让，不能认为是专利权作价投资。

3、税收政策分析。本合同以专利权转让签订的，专利权转让收入是1亿元，B大学可以按照1亿元的转让收入减免企业所得税。B大学按照其规定给予D成果的完成人8500万元现金奖励，按照《财政部　税务总局　科技部关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》（财税〔2018〕58号）规定可享受“减按50%计入科技人员当月‘工资、薪金所得’，依法缴纳个人所得税”政策。然而，按照本合同约定，B大学实际获得的专利权转让收入是1500万元，只能按照1500万元的转让收入减免企业所得税；发明人团队取得的8500万元股权收入，是以从B大学获得的8500万元现金奖励进行投资，而该现金奖励须按照《个人所得税法》规定缴纳个人所得税，并以税后收入进行投资。发明人团队获得8500万元的股权收入，须缴纳个人所得税，不可享受股权奖励递延纳税优惠政策。该8500万元收入不是从B大学支付的，因不能提供财税〔2018〕58号文规定的材料，也不能根据《科技部 财政部 税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》（国科发政〔2018〕103号）规定公示现金奖励信息，难以享受财税〔2018〕58号文规定的个税优惠政策。

4、本合同的技术性收入是1亿元还是1500万元？本应是1亿元，但专利权人只收到1500万元的转让款，且只开具1500万元的发票，显然难以认定技术性收入1亿元。

当然，本合同将各种关系集成在一起，签订一份合同，看起来比较简单，且减少了8500万元的现金支付，可一定程度上减轻了A公司或合资公司的现金支付压力。

三、有关建议

无论是以科技成果转让还是作价投资，要充分考虑合同的履行及能否享受税收政策，避免因法律关系不清晰和转化方式混乱，导致该享受的税收优惠政策不能享受而增加税负。从本合同法律关系看，可以采取以下方式签订技术合同：

1、以专利权作价投资方式签订技术合同。A公司与B大学签订专利权作价投资合同，B大学取得合资公司的1亿元股权后，再将其中8500万股权奖励给发明人团队，将取得的1500万股权转让给A公司，并办理合资公司股东及股权变更登记手续。根据《财政部 国家税务总局关于促进科技成果转化有关税收政策的通知》（财税字〔1999〕45号）规定，发明人团队取得的股权奖励可以享受递延纳税优惠。B大学取得的股权收入可根据《企业所得税法》及其实施条例规定享受减免企业所得税优惠，转让1500万元股权的收入因是平价转让没有增值，无须再缴纳企业所得税。

2、B大学及其与发明人团队代表就专利权作价投资所形成股份或者出资比例的分配作出的事先约定与A公司签订专利权作价投资合同。三方可以约定，A公司向合资公司投资的金额中，一部分投资作为合资公司的股权，另一部分向B大学购买其在合资公司的股权，并向A公司支付1500万元现金，发明人团队凭A公司就股权奖励事先约定获得合资公司的8500万元股权。A公司可以向主管税务机关申请减免企业所得税，发明人团队可以申请股权奖励递延纳税。《上海市促进科技成果转化条例》对此作出规定，并可据此办理股权奖励递延纳税优惠。

3、B大学先将专利权的85%赋予发明人团队，并变更专利权人，变更为由B大学与发明人团队按份共有。A公司与B大学、发明人团队签订专利权作价投资合同，并约定B大学将其15%的专利权转让给A公司，并收取1500万元现金，发明人团队以其85%的专利权作价投资合资公司。根据《企业所得税法》及其实施条例规定，B大学取得的1500万元专利权转让收入，可以享受减免企业所得税优惠政策。根据《财政部 国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税〔2016〕101号）第三条规定，发明人团队以专利权作价投资取得的股权可以享受个人所得税递延纳税优惠。

无论采取哪一种方式，当事人的权利义务关系比较清晰，转化方式主要是以专利权作价投资，部分采取了专利权转让方式，并可充分享受税收优惠政策，特别是发明人团队取得的股权可以享受个税递延纳税优惠。

（来源：《科技中国》2023年第3期）